4. 성공의 기로에서 피할 수 없는 지식재산권 분쟁 및 특허분석 사례[특허]

1. 주제요약

지식재산권 분쟁의 필연성과 대처방안에 대해 이야기한다. 지식재산권 분쟁 발생(유사경쟁업체의 등장)은 우리의 상품, 서비스가 시장에서 인정받고 있다는 메시지로 시장의 가장 솔직한 반응이라는 점에서 필연적이다. 즉, 지식재산권 분쟁의 시작은 사업 성공의 시작이라는 발상의 전환이 필요한 것이다. 분쟁해결을 위해서는 우선 침해자를 오히려 미래의 사업파트너로 생각하고 상호양보를 전제로 합의하는 것이 본격적인 법적 조치를 취하는 것보다 장기적으로 유리할 수 있다.(침해자에게 전용실시권, 통상실시권 등을 제안, 특허청 한국디자인 진흥원 등에 설치된 분쟁조정위원회 활용) 합의가 어려울 경우 비용 대비 효율성을 고려하여 유무형의 경제적 이익을 얻을 수 있다면 다양한 법적조치를 취할 수 있다. 신속한 지식재산권 분쟁 대응은 시장 선점 및 유지관리 측면에서 중요하다는 것을 강조하고 있다.

 

지식재산권 침해에 대한 권리자의 법적 조치

권리자의 법적 조치는 아래의 표와 같이 경고장 발송 > 지식재산권 침해금지 가처분 신청 > 부정경쟁행위 신고 및 시정권고를 통한 해결 > 분쟁조정위원회를 통한 해결 > 적극적 권리범위확인심판 청구 > 형사조치 > 민사조치 순이다.

 

지식재산권 침해에 대한 권리자의 법적조치 순서도

경고장 발송	경고장 발송은 그 자체로 법적 구속력은 없지만 , 침해자에게 지식재산권 침해사실을 명확히 인지시킴으로써 향후 고의적인 침해행위를 유도하여 권리자에게 유리한 법적 지위를 가지게 함
지식재산권 침해금지 가처분 신청	지식재산권에 대한 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 침해자의 침해행위의 금지를 구하는 가처분 지식재산권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 자에 대하여 본안판결에서 명하게 될 침해금지의 부작위의무를 본안소송에 앞서 미리 부과하는 형태의 보전소송이 이에 해당
부정경쟁행위 신고 및 시정권고를 통한 해결	특허청 산업재산과는 상품형태의 모방 , 아이디어 탈취 등의 부정경쟁행위에 대해 조사 및 이에 따른 시정 권고 절차를 운영하고 있음 시정 권고는 법적 구속력은 없지만 , 합의에 이르는 계기가 될 수 있고, 향후 본격적인 법적 조치에서 중요한 증거자료로 활용될 수 있음
분쟁조정위원회를 통한 해결	권리자가 특허권 · 실용신안권 · 디자인권 · 상표권자라면 , 특허청 산업재산권분쟁조정위원회에 신청하여 원만한 합의를 유도할 수 있고, 조정에 따라 합의에 이르게 되면 이는 확정판결과 동일한 효력이 생김
적극적 권리범위확인심판 청구	침해품이 특허발명 , 등록실용신안 , 등록상표 및 등록디자인의 보호범위에 속하는지 여부를 확인하는 제도 본격적인 민형사소송 전에 유리한 공적 판단을 받음으로써 매우 신뢰도가 높은 증거자료를 확보하기 위함
형사조치	지식재산권을 고의로 침해하는 행위는 최대 7년 이하의 징역이나 1억 이하의 벌금형 에 처해질 수 있음
민사조치	침해금지 및 예방청구권의 행사, 손해배상청구권의 행사, 신용회복청구권의 행사, 부당이득반환청구권의 행사 등이 있음 민사 조치 이후 승소하면 문제없지만 , 패소할 경우 피고의 소송비용까지 부담해야 하는 문제가 있음

지식재산권 침해에 대한 실시자의 법적 조치

실시자의 법적 조치는 아래의 표와 같이 답변서 발송 > 소극적 권리범위확인심판 청구 > 무효심판 청구 > 영업방해, 무고 등을 이유로 한 민형사 조치 순이다.

 

지식재산권 침해에 대한 실시자의 법적조치 순서도

답변서 발송	경고장의 주장 타당한 경우	권리자의 요구사항을 적절히 조율하여 합의로 사건을 종료하는 것이 타당함
	경고장의 주장이 과도한 경우	특허청 , 한국디자인진흥원에 설치된 분쟁조정위원회를 활용하여 적절한 수준에서 합의를 하는 것이 바람직함
	경고장의 주장이 타당하지 않은 경우	증거자료와 함께 반박 이유를 충분히 작성하여 답변서 발송 권리자가 이에 응하지 않을 경우 법적 조치를 취함
소극적 권리범위확인심판 청구	실시품이 특허발명 , 등록실용신안 , 등록상표 및 등록디자인의 보호범위에 속하지 않는지 여부를 확인하는 제도 본격적인 민형사소송 전에 유리한 공적 판단을 받음으로써 매우 신뢰도가 높은 증거자료를 확보하기 위함임
무효심판 청구	특허청 심사를 거쳐 등록된 권리를 소급적으로 소멸 시키는 제도 실시자 입장에서 가장 강력한 조치이면서, 분쟁 사건을 확실하게 종료시키는 효과가 있음
영업방해, 무고 등 민형사 조치	실시자는 권리자의 권리남용에 의해 실질적인 손해가 발생할 수 있고, 더 나아가 이러한 손해가 권리자의 고의적인 영업방해를 통해 발생하였다면, 이를 이유로 민형사 조치를 취할 수 있음 권리자는 지식재산권을 확보한 상태에서 적법하게 권리를 행사하는 경우가 대부분이기 때문에 영업방해나 무고 등의 이유로 법적 조치를 취하기 위해서는 충분한 검토가 필요

 

2. 심화내용

지식재산권 보호 제도의 최신 동향

[그림 1] 2019.07.09.자 법 개정사항 요약

지식재산권이 침해된 경우, 권리자는 침해자에게 침해의 금지 및 예방 청구, 손해배상청구, 침해금지가처분 신청, 부당이득반환청구, 신용회복청구를 민사적으로 할 수 있으며, 형사적으로는 몰수, 침해죄를 물을 수 있다. 다만, 인정되는 손해배상액이 높지 않아 침해 제재수단으로서 실효성이 낮다는 문제점이 있다. 최근 권리자를 보호하기 위해 손해배상액 및 침해 입증에 대한 법 개정이 이루어졌는데, 2018년부터 아이디어 탈취 금지 규정이 시행되고 있고, 징벌적 손해배상제도를 포함한 특허권 영업비밀 보호 강화 및 범위 확대를 위한 개정법이 2019년부터 시행되었다.(1) 특히 징벌적 배상제는 2011년 하도급법이 도입된 후 약 20개 개별법에 흩어져 있었는데 집단소송법 제정안과 징벌적 손해배상제도가 담긴 상법 개정안을 2020년 10월 26일 예고하며 큰 변화가 예상된다.(2) 최근 2020년 12월 20일 통과된 상법개정안은 본 보고서에서 다루지 않았다. 2019년 7월 9일 개정된 법은 [그림 1]과 같이 정리할 수 있다.(3)

 

징벌적 손해배상제도의 도입

‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’(제14조의2제6항 및 제7항 신설) 및 ‘특허법’(제128조제8항 및 제9항 신설)이 개정되어, 2019년 7월 9일부터 타인의 특허권 또는 영업 비밀을 고의로 침해했을 때 손해액의 최대 3배까지 배상하는 ‘징벌적 손해배상제도’가 시행되었다. 기존의 특허법 및 부정경쟁방지법은 손해배상을 청구할 수 있도록 하면서도, 그 손해액은 실손해배상 원칙에 따라 침해행위를 통해 취득한 이익 또는 특허발명 및 영업비밀의 실시에 의해 통상적으로 받을 수 있는 금액을 근거로 산정하여, 손해배상액이 높지 않아 실효성이 낮았다. 개정법에 따르면 손해배상액을 결정함에 있어서,

침해행위를 한 자의 우월적 지위여부 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 침해행위로 인하여 특허권자가 입은 피해규모 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이익

침해행위의 기간과 횟수 침해행위에 따른 벌금 침해행위를 한자의 재산상태 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

를 고려하여 고의적인 것으로 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 3배한도 내에서 손해배상액을 정할 수 있도록 하였다. 개정 전 특허침해소송에서의 손해배상액 중간 값은 6천만원이였다. 이는 미국의 손해배상액 중간값 65.7억 원에 비해 매우 적은 금액이다.(4) 따라서 2019년 법 개정은 지식재산권의 가치를 재고하고 침해자가 침해행위로 인해 얻은 이익을 특허권자의 손해로 환원시키는 제도를 정비하는 것에 그 목적이 있다고 생각된다.

 

침해에 대한 입증책임의 전환

[그림 2] IMG 2. 2019.07.09.자 법 개정사항 중 침해 입증책임 : 특허권자 > 침해자

제조방법에 관한 특허의 경우 침해자의 공장안에서 제조가 이루어지기 때문에 특허권자가 그 침해행위를 입증하기 어려웠다. 개정 특허법은 [그림 2]와 같이 특허권 침해소송에서 특허권자가 주장하는 침해행위의 구체적인 행위태양을 부인하는 당사자가 자신의 구체적인 행위태양을 제시하도록 의무화하였고, 해당 당사자가 정당한 이유 없이 자신의 행위태양을 제시하지 않는 경우 법원이 특허권자가 주장하는 행위태양이 진실한 것으로 인정할 수 있도록 규정하였다.(5) 즉, 침해자에게 자신의 공장에서 어떻게 제조했는지 밝히도록 의무를 부과한 것이다. 특히 개정 특허법은 이러한 의무 위반에 대한 제재 규정까지 명시적으로 규정하여, 특허권자의 입증부담을 완화하고, 특허 침해소송의 적정성 및 신속성을 제고하는데 기여하는 것에 목적을 두었다고 볼 수 있다.

 

침해에 대한 입증책임의 전환

개정 전 부정경쟁방지법은 영업비밀을

공공연히 알려져있지 아니하고(비공지성) 독립된 경제적 가치를 가지는 것(경제성) 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된(비밀관리성)

생산방법, 판매방법 및 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보로 규정하고 있다. 그러나 영업비밀 침해사건에서 비밀관리성이 인정되지 않아 영업비밀에 해당하지 않는다는 판결을 받는 비중이 높고, 중소기업의 경우 충분한 영업비밀 보호 시스템을 구비하기 어려운 문제가 있었다. 개정법은 “합리적인 노력에 의하여”라는 표현을 삭제하여, 충족하기 힘들었던 조건 중 하나인 합리적인 노력이 없더라도 비밀로 유지되었다면 영업비밀로 인정받을 수 있도록 그 요건을 완화하였다.

 

영업비밀 침해에 대한 처분 강화

개정법은 영업비밀 침해에 대한 형사처분을 강화하였다. 퇴사 후에도 영업비밀을 계속 보유하던 자가 삭제 또는 반환요구에 불응하는 경우 등 영업비밀의 형사처벌 대상을 추가하여 영업비밀 침해 위험성이 있는 상황을 최소화하도록 하였다. 또한 영업비밀 침해 행위에 대한 벌칙도 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 침해하였을 경우, 기존 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에서 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금으로 상향하고, 그 밖의 경우에는 기존 5년 이하의 징역 또는 5,000만원 이하의 벌금에서 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금으로 상향하였다. 이러한 벌칙 규정의 강화는 기존의 부정경쟁방지법에서 발생하는 처벌의 공백을 방지하고, 영업비밀 침해행위에 대한 형사적 제재를 강화한 것이다.

 

아이디어 탈취 방지 강화

기존의 중소벤치기업 등의 아이디어를 거래상담, 입찰, 공모전 등을 통하여 취득하고 아무런 보상 없이 독자적으로 사업화하여 막대한 경제적 이익을 얻으면서도 개발자는 오히려 폐업에 이르게 하는 등 기업의 영업활동에 심각한 피해를 야기하는 문제점이 있었다. 2018년 7월 18일 시행된 개정 부정경쟁방지법(제2조제1호 신설)에서는 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 및 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 한 유형으로 추가하였다.

 

강화지식재산권 분쟁 예방방법

R&D추진시 선행기술조사로 분쟁회피 경쟁기업의 특허 주기적 모니터링 특허맵 작성 특허감시체제 구축 특허권 매입 직장내 직무발명제도 활성화

부실특허권 삭제 제품출시보다 특허 출원 우선 OEM 생산계약 시 특허분쟁 책임소재 명기 주요 부품 도입 시 특허권 관련 조항 삽입 자사 기술비밀보호 관리 (특허전담부서 설치, 전문요원 양성) 기술계약 시 특허권 보호조항 반영

 

3. 의견

최근 상법개정에 대해 보수와 진보 언론을 막론하고 많은 기사가 쏟아져 나왔고 일명 3%룰(대주주와 특수관계인의 의결권을 3%로 제한하는 것)과 징벌적 배상제도 도입을 둘러싸고 격론이 있었다. 그 중 징벌적 손해배상제도는 꾸준히 그 필요성이 제기되어왔는데, 특히 SNS를 하다보면 미국사례와 비교하여 우리나라는 제한적인 손해배상제도로 비판받아왔다. 2020년 9월 23일 상법 일부개정법률안 입법예고를 보면 각 개별 법률이 아닌 상법에 징벌적 손해배상제도를 도입하여 상인이 고의 또는 중과실로 타인에게 손해를 가한 경우 손해의 5배를 넘지 않는 범위에서 배상할 책임을 규정하고 있다.(6) 이는 고의는 물론 중과실로 범위가 확대되었을 뿐더러 3~5배에서 5배로 배상액수 또한 증가한 것이다. 효율적 피해구제와 예방 측면에서, 동시에 기업의 경영 수준 향상, 공정한 경제 환경과 지속 가능한 성장기반을 함께 조성한다는 측면에서 징벌적 손해배상제도 확대는 마땅한 일이라고 생각한다. 하지만 언제나 법은 불법행위 처벌도 중요하지만 불법행위 예방 도구로서 잘 작동하느냐가 중요한 점이다. 그렇다면 징벌적 손해배상 액수를 높이면 침해자의 수가 줄고 불법행위 예방 도구로서 잘 기능할 것인지 고민해보면 징벌수위와 예방효과가 비례하는 것은 아님을 쉽게 알 수 있다. 따라서 배상액 산정도 중요하지만 그에 못지않게 적절한 보호 장치와 침해의 인정에 있어 생산과정의 추정, 손해액 산정에 있어 추정 규정과 자료제출명령 등의 규정을 두어 보호체계를 구성하는 것 또한 중요하다고 생각한다. 또한 특허침해소송의 결과에 있어서 매우 낮은 승소율을 보인다는 사실을 알게 되었는데 이는 산업현장에서 특허에 관한 부정적 인식이 확산되고 특허침해가 만연하게 되는 악순환을 유발할 위험이 있다. 따라서 징벌적 손해배상 규정은 지나친 확대 적용과 과대한 배상으로 발생할 수 있는 문제점을 고려하여 중과실을 제외하고 고의적인 침해에만 한정하는 것이 바람직 해 보이고 그 증명 책임소재는 침해자에게 지우는 것이 맞다고 생각한다. 또한 민형사재판 전 과정인 분쟁조정위원회, 권리범위확인 심판의 신뢰성을 끌어올리는 것이 중요하다고 생각하였다. 즉 재판을 통한 징벌적 배상제도는 과도한 배상과 소송의 남발, 긴 분쟁기간에 따른 기술 환경의 발전 저해 요소로 작동할 수 있으므로 재판 전 단계에서 적절한 합의가 도출될 수 있도록 여러 장치들을 고안하는 것이 중요하다고 생각한다.

 

Reference

(1) 특허청 소식알림

(2) “[공정3법 쟁점] 불법행위에 징벌적 손해배상 vs 소송비용 폭증” 연합뉴스 이현정기자 (2020.10.26.입력)

(3) 특허청 정책/업무-지원시책

(4) “지식재산권 보호의 최신 동향 및 분쟁 예방 방법”, 송홍석, 2019, 전력전자학회지 24(4), 76-81.

(5) 특허청 정책/업무-지원시책

(6) “집단소송제, 징벌적 손해배상 확대 도입 추진” 법무부 보도자료 법무실 상사법무과 (2020.09.23. 배포)

(7) “개정 특허법상 손해배상 규정체계에 관한 소고”, 나강, 2019.02., 법학연구 30(1), 513-549.